Le CAFC offre gain et perte à Uniloc dans des décisions de jurisprudence distinctes sur la qualité pour agir

"L'affaire Apple a abordé et tranché les mêmes questions que celles présentées ici ; ces questions ont en fait été litigieuses ; les questions ont été déterminées par un jugement valide et définitif ; et la détermination des trois questions était essentielle au jugement précédent." – CAFC

Dans une décision de précédent rendue vendredi, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) a confirmé une décision du tribunal de district selon laquelle Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg, SA et Uniloc 2017 n'avaient pas qualité pour poursuivre Motorola et Blackboard pour contrefaçon de brevet parce que il a été collatéralement estoppé par une décision antérieure dans son affaire avec Apple. Mais dans une décision de précédent distincte, le CAFC a déclaré que la licence non exclusive d'Uniloc avec Fortress Credit Co, LLC avait été résiliée par accord avant les poursuites en matière de brevet d'Uniloc contre Google, éliminant la capacité de Fortress à sous-licencier les brevets en cause et à maintenir la position d'Uniloc. .

Dans leurs appels séparés contre Motorola et Blackboard, Uniloc USA/Uniloc Luxembourg (les Unilocs) et Uniloc 2017 ont fait valoir que le tribunal de district américain du district du Delaware avait commis une erreur en rejetant les poursuites pour défaut de qualité pour agir car "même s'il accordait une licence et droit de sous-licencier à Fortress, les décisions des tribunaux de district ne sont pas conformes aux "décisions précédentes du circuit fédéral". Les Unilocs et Uniloc 2017 avaient conclu un accord de partage des revenus et d'achat de billets et de bons de souscription (RSA) avec Fortress concernant un prêt que Fortress avait accordé aux Unilocs. Le RSA a déclaré :

"[L]es [Unilocs] accorderont à [Fortress]... une licence non exclusive et libre de droits (y compris le droit d'accorder des sous-licences) concernant les brevets, qui sera attestée par et reflétée dans, l'accord de licence de brevet. [Fortress] . . . n'utilisera cette licence qu'à la suite d'un événement de défaut."

Étant donné que les Unilocs n'ont pas "exécuté ou observé l'un des engagements ou accords contenus dans l'article VI", y compris avoir reçu un objectif de monétisation de 20 000 000 $ pour les quatre trimestres se terminant en mars 2017, le CAFC a déclaré que "cela semblait constituer un cas de défaut résultant dans une concession de licence effective à Fortress." En novembre 2017, les Unilocs ont poursuivi Motorola pour violation du brevet américain n ° 6 161 134, qui faisait partie de l'accord de licence, et Motorola a demandé le licenciement en raison d'un manque de qualité pour agir. Puis, en décembre 2020, Motorola a alerté le tribunal de la décision dans Uniloc USA, Inc. contre Apple, Inc., dans laquelle « le tribunal avait conclu qu'Uniloc USA n'avait pas qualité pour agir parce que le brevet revendiqué avait été concédé sous licence à Fortress, et Fortress avait le droit de sous-licencier le brevet revendiqué au contrefacteur présumé."

Le tribunal de district a finalement rejeté l'affaire Motorola pour manque de compétence en la matière sans référence à l'affaire Apple. Au lieu de cela, le tribunal a déclaré que les Unilocs "avaient commis au moins un cas de défaut suffisant pour déclencher l'acquisition de la licence par Fortress et que ce cas de défaut n'était ni corrigé ni annulé". Il s'est appuyé sur la jurisprudence impliquant des licenciés exclusifs, par opposition aux titulaires de brevets, et a conclu que les Unilocs n'avaient pas qualité pour agir "parce que Fortress avait le droit théorique de sous-licencier le brevet revendiqué au contrefacteur présumé, et les Unilocs, par conséquent, n'avaient pas le droit d'exclusion. nécessaire pour conférer qualité pour agir. » Les faits de la poursuite d'Uniloc 2017 contre Blackboard pour violation des brevets américains nos 6 324 578 et 7 069 293 étaient identiques et le tribunal de district a également rejeté la poursuite pour défaut de qualité pour agir, indiquant que la décision de Motorola entraînait une préclusion collatérale.

Dans sa discussion, le circuit fédéral a d'abord reconnu que l'argument d'Uniloc selon lequel même s'il avait accordé une licence et un droit de sous-licence à Fortress, il a toujours le statut de l'article III, détient "une force considérable". Le CAFC a expliqué :

"Les titulaires de brevets et les licenciés n'ont pas des droits de brevet identiques, et les titulaires de brevets ne manquent sans doute pas de qualité pour agir simplement parce qu'ils ont accordé une licence qui a donné à une autre partie le droit de sous-licencier le brevet à un contrefacteur présumé."

Cependant, le CAFC n'a pas eu besoin d'aborder cette question car il a déterminé qu'Uniloc était accessoirement empêché de faire valoir sa qualité pour agir en raison de la décision d'Apple. Alors qu'Uniloc avait enregistré son appel de la décision d'Apple, le 22 juin 2021, Uniloc et Apple ont décidé conjointement de rejeter volontairement l'appel en conséquence et n'ont pas demandé au CAFC d'annuler la décision du tribunal inférieur ou de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit annulée. En fin de compte, "l'affaire Apple a abordé et tranché les mêmes questions que celles présentées ici ; ces questions ont en fait été litigieuses ; les questions ont été déterminées par un jugement valide et définitif ; et la détermination des trois questions était essentielle au jugement précédent", a déclaré le CAFC, dictant ainsi que la préclusion collatérale devrait s'appliquer. Bien que le tribunal ait un certain pouvoir discrétionnaire pour ne pas appliquer l'estoppel collatéral dans un cas où la partie affirmant l'estoppel collatéral n'était pas partie au litige initial, ce pouvoir discrétionnaire est étroit et non illimité, a ajouté l'opinion.

Entre autres arguments, Uniloc a déclaré que la préclusion collatérale ne devrait pas s'appliquer car elle n'était pas incitée à contester la décision d'Apple par le biais d'un appel compte tenu de l'opportunité de règlement présentée. Mais le CAFC a déclaré que la question de la qualité pour agir était au cœur de l'appel et qu'Uniloc aurait dû le prévoir. Uniloc a également tenté de faire valoir que la décision du tribunal de district était tout simplement incorrecte et que, par conséquent, l'estoppel collatéral ne devrait pas s'appliquer, mais le CAFC a déclaré que ce n'était pas une base appropriée pour refuser l'estoppel collatéral.

Le juge Lourie a déposé des avis supplémentaires pour réitérer que "Uniloc avait toujours le droit de poursuivre les contrevenants sans licence après avoir accordé la licence", ce qu'il a déclaré que la majorité avait sous-estimé dans son avis. Lourie a écrit:

"Le tribunal de district, respectueusement, a incorrectement traité cette question comme s'il s'agissait de déterminer ce qu'est une licence exclusive, citant des affaires sur la question de savoir si un titulaire de licence exclusive a seul qualité pour poursuivre sans rejoindre le propriétaire d'un brevet. Ce n'est pas le cas devant nous… . L'octroi d'une licence non exclusive avec le droit de sous-licencier, comme ici, donne au licencié le droit d'octroyer des sous-licences à d'autres. Mais le breveté conserve toujours le droit de poursuivre les contrevenants sans licence."

Cependant, Lourie a convenu avec la majorité qu'Uniloc avait toujours perdu son droit de faire appel en raison de l'estoppel en réglant avec Apple, plutôt que de faire appel.

Dans une seconde décision connexe concernant la poursuite d'Uniloc contre Google pour contrefaçon de divers brevets, la CAFC a estimé qu'un accord de résiliation daté du 3 mai 2018 mettait fin à l'accord de licence entre Uniloc et Fortress, et donc que Fortress n'avait pas la capacité de sous-licencier les brevets en cause au moment de la poursuite contre Google. Contrairement aux affaires contre Motorola et Blackboard, qui ont été déposées avant le 3 mai 2018, date à laquelle l'accord de résiliation a été signé, les poursuites contre Google ont été déposées en novembre et décembre 2018. Ainsi, le CAFC a finalement annulé et renvoyé la décision du tribunal de district. pour une procédure conforme à son interprétation du contrat en question.

Source de l'image : Deposit PhotosID de l'image : 2600112Copyright : swinnerrr

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